franquicias: Transferencia de Marcas

I.- INTRODUCCION.-

Se entiende por ``franchising" o franquicia, la transferencia de tecnología combinada con transferencia de conocimientos comerciales. Esa relación, la existente entre  aquel que hace la transferencia y quien la recibe, es regulada básicamente a través de un contrato, en el cual, las partes, atendiendo al principio de autonomía de la voluntad, acuerdan los términos, condiciones y alcance de su relación comercial.

En el entender de un autorizado sector de la doctrina, los contratos de franquicia comercial nacieron en los Estados Unidos; quienes además de ser pioneros en el tema, lo han desarrollado y perfeccionado como el instrumento idóneo para penetrar sus productos en los mercados internacionales.

México ha sido dentro de las fronteras latinoamericanas, el primer y más importante socio-franquiciado de los Estados Unidos, por ello, encontramos que es México quien jurídicamente ha estudiado y regulado el tema con más detenimiento. Por el contrario, en Venezuela la materia de las franquicias, a pesar que contamos con una importantísima presencia de empresas que han penetrado nuestro mercado a través de franquicias, la regulación jurídica sobre el particular es aún precaria.

Por ello, los contratos de franquicia en Venezuela se rigen por normas de derecho común, encontrando asimismo que el contrato de franquicia pertenece a la categoría de innominados, pues no existen regulaciones particulares para el mismo.

Las relaciones comerciales enmarcadas dentro de las franquicias son protagonizadas por una persona denominada ``franquiciador", quien otorga la franquicia, y otra llamada ``franquiciado", quien la recibe y se beneficia. A través de ese contrato, el franquiciador transfiere al franquiciado los derechos derivados de una marca, secretos comerciales, procedimientos y técnicas de mercadeo –entre otros- todo lo cual configura una transferencia de marcas y ``know-how", con la finalidad de que el franquiciado las desarrolle dentro de ciertos límites territoriales. Como contraprestación por esa transferencia, el franquiciado se obliga a pagar al fraquiciador un precio fijo, más una participación en los resultados de la explotación comercial.

Sin embargo, la transferencia hecha por el franquiciador no se limita únicamente a tecnología y conocimientos comerciales; ya que con la finalidad de que la actividad comercial involucrada sea desarrollada exitosamente, el franquiciado además se beneficia recibiendo la colaboración económica y técnica para iniciar las actividades.

No obstante  esos beneficios de los cuales el franquiciado es receptor, la relación comercial derivada de la franquicia es fundamentalmente dominada por el franquiciador, derivándose que el contrato de franquicia es un contrato de adhesión, en el cual el franquiciado no negocia los términos y condiciones del mismo. Aquí el franquiciado, haciendo uso de su autonomía de voluntad, dispone la adopción de la franquicia ciñiéndose a las condiciones ofrecidas por el franquiciador.

II.- PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS PROPIEDAD DEL FRANQUICIADOR.-

Como se ha dicho anteriormente, la relación existente entre las partes en un contrato de franquicia implica, entre otros, la transferencia de una marca comercial de la cual es titular el franquiciador. Sin embargo, esta transferencia implica únicamente un derecho de uso de las marcas, por lo que el franquiciador conserva la titularidad de la misma.

No obstante, ¿cuál es jurídicamente la herramienta idonea para permitir al franquiciado el uso de la marca, sin que esta sea considerada ilegal? y, más aún, ¿cómo lograr que el franquiciador se vea protegido a pesar de la transferencia de uso de la marca de la cual es titular?

En Venezuela, al igual que en los países miembros del Acuerdo de Cartagena, la transferencia en el uso de las marcas comerciales se regula a través de las ``Licencias de Uso". La Decisión 344 dictada por la Comisión de ese Acuerdo, en su capítulo V regula las licencias y transferencias de las marcas.

Sobre el particular, un respetado sector de la doctrina liderizada por la doctora Hildegard Rondón de Sansó afirma que en la doctrina del Derecho Industrial, el término cesión es usado para referirse a todas aquellas modalidades que impliquen la transferencia de la titularidad de la marca, o de todos o de algunos de los derechos derivados de la misma. Por el contrario, la cesión en uso, o cesión del uso, ``alude a la transmisión de alguno de los derechos de la marca cuando ello no implica un cambio de titularidad, es decir, que el titular del registro confiere a otro sujeto el disfrute de algunas de las facultades que el mismo le otorga, sin perder su propiedad." ^{El Régimen de la Propiedad Industrial. Editorial Arte. Caracas, 1995. Pág. 229.}

La modalidad de transferencia del uso de las marcas en los contratos de franquicias, -como se dijo ut supra- no implica la transferencia de la titularidad sino que únicamente confiere al franquiciado el derecho para explotar la  marca, en la generalidad de los casos, de manera no exclusiva. Cuando la licencia de uso lo es sin exclusividad, faculta a su titular –en este caso, el franquiciado- para explotar la marca, sin que el titular de la misma –franquiciador- se vea limitado en la explotación por sí mismo, ni en el derecho de otorgar licencias de uso a personas distintas de aquel.

El aspecto más relevante de este tópico radica en que la legislación venezolana y la legislación andina –la cual es parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico- exigen el registro de las licencias de uso por ante organismos nacionales competentes. Así, nuestra Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 4 dispone que ``la cesión de un derecho de propiedad industrial, no surtirá efecto contra terceros mientras no se haya hecho la anotación respectiva, en los libros de registro correspondientes." Por su parte, el Artículo 117 de la Decisión 344 dictada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que ``los contratos de licencia deberán ser registrados en el organismo competente del respectivo País Miembro, no podrán contener las cláusulas restrictivas del comercio y deberán ser concordantes con el ordenamiento subregional andino y en particular con el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías"

Paralelamente, el Decreto Nro. 63, dictado por el Presidente de la República, impone la obligatoriedad del registro de las licencias de uso de marcas por ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras. La omisión de tal requisito hace inexistente la respectiva licencia, pues el mencionado Decreto en Artículo 63 dispone que su no registro hace que las licencias de uso de marcas no surtan efecto ni entre las partes ni frente a terceros.

Como corolario, tenemos que en Venezuela las partes de los contratos de franquicias que involucren la transferencia del derecho de explotación de una marca, deben cumplir con lo siguiente:

1.- Solicitar por ante el Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI), en su condición de organismo nacional competente, el registro de la licencia de uso de la marca comercial, para lo cual, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial, cedente y cesionario (esto es, franquiciador y franquiciado) deberán presentar la respectiva solicitud suscrita por ambos o por mandatarios especiales, en la que se deberá expresar:

• nombre, nacionalidad y domicilio del cedente y del cesionario o de los apoderados especiales, según el caso;
• nombre y descripción de la marca o patente; productos que distingue la marca; negocio, establecimiento o actividad que distingue la denominación comercial, o marca o denominación a la cual acompaña el lema;
• número y fecha del registro; y,
• si el cedente es propietario de otras marcas iguales o semejantes a la cedida.

No obstante, la solicitud puede ser hecha por una sola de las partes siempre que acompañe el documento auténtico de la cesión y se exprese si el cedente es propietario de otras marcas iguales o semejantes a la cedida.

2.- Presentar por ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, los contratos en los cuales se estipularen licencias de uso de marcas. El Artículo 64 del Decreto 727, mediante el cual se dictó el Reglamento del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, dispone que dicha presentación deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de su celebración. Sin embargo, no es clara la norma en cuanto a si dicho lapso se computa desde la fecha en que es celebrado el contrato de cesión de la marca o, desde la fecha en que el SAPI registra la licencia de uso.

Para mayor información: odette.favrin@ve.arthurandersen.com

Odette Favrin, Abogado de Fernández, Romero-Muci & Briceño, despacho de abogados; miembro de Arthur Andersen en Venezuela.